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H.O.T. 상표권 분쟁

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사건 사고
 해체 논란 및 사건 사고 상표권 분쟁
기타
 jtL 토토가3


1. 개요2. 배경3. 전개
3.1. 로열티 협상 및 합의 실패3.2. 김경욱의 <High-five Of Teenagers> 명칭 출원 시도(거절)3.3. 솔트이노베이션의 H.O.T. 상표 등록 무효 심판청구 및 심결 취소소송
3.3.1. 특허심판원의 결론3.3.2. 특허법원과 대법원의 결론(인용)
3.4. 김경욱의 손해배상청구와 사용금지청구 및 형사고소
3.4.1. 상표권 침해에 대한 형사 고소(무혐의)3.4.2. 손해배상청구와 사용금지청구(원고 패소)
4. 결론5. 여담

1. 개요

SM엔터테인먼트 직원이자 후에 대표이사에까지 올랐던 김경욱과 장우혁 측의 상표권 분쟁.

2018년에 김경욱이 "H.O.T." 명칭의 상표권자가 자신임을 근거로 로열티 지급을 요구했으나 합의가 불발되어 장우혁[1]과 공연기획사 '솔트이노베이션'[2]을 상대로 민형사상 법적대응을 시작했다.

2. 배경

H.O.T. 상표권은 1996년 10월부터 1998년 6월 사이에 김경욱에 의해 출원·등록됐는데 상표권자로 소속사인 SM엔터테인먼트가 아닌 일개 임직원에 불과했던 김경욱 개인명의가 등록되었다.[3] 김경욱은 SM엔터테인먼트 초창기의 간부 중 하나였다. 정확히는 이수만과 정해익이 H.O.T.의 데뷔와 2집까지 기획을 맡았으며 김경욱은 정해익이 SM을 떠난 1998년부터 SM의 대표이사가 된다.

2001년 해체 이후 완전체 콘서트썰이 지속적으로 이어지던 H.O.T.가 2018년 무한도전 - 토토가 제3탄 프로젝트를 통해 마침내 완전체 무대를 선보였고[4] 멤버들간 합의를 통해 콘서트를 치르기에 이르렀다.

3. 전개

3.1. 로열티 협상 및 합의 실패

2018년 9월 KBS 뉴스 보도
17년만인 2018년에 H.O.T. 콘서트 개최가 발표되었지만 곧바로 당시 H.O.T.의 상표권자이던[5] 김경욱이 공연기획사 솔트이노베이션을 상대로 로열티 지급을 요구하고 나섰다. 구체적으로는 "팬들을 위한 거면 무료로 공연하고 취약계층을 위한 공연이면 로열티를 받지 않겠다. 단 수익을 목적으로한 유료공연이면 로열티를 적용해달라"는 의사를 밝혔다. 따라서 김경욱과 솔트이노베이션 등 당사자들은 로열티 지급에 관해 협상을 벌였지만 양측 간의 큰 금액 차이로 인해 합의가 불발되었다.[6] 결국 해당 콘서트에서는 상표권이 해결되지 못하여 <H.O.T.>라는 명칭을 공식적으로 사용하지 못하고 <High-five Of Teenagers>라는 명칭을 사용했다. 콘서트 이름뿐 아니라 티켓, 관련 굿즈, 현수막조차 모조리 H.O.T.를 사용하지 않았으며 2019년 콘서트에서도 동일한 상태였다. 2018년과 2019년 콘서트 모두 공연금지 가처분 이슈가 있었다.

3.2. 김경욱의 <High-five Of Teenagers> 명칭 출원 시도(거절)

2018년 9월에 김경욱은 <High-five Of Teenagers> 명칭까지 특허청에 출원하였지만 2019년 4월 특허청은 H.O.T. 멤버들의 동의가 필요함을 이유로 등록을 거절했다.

3.3. 솔트이노베이션의 H.O.T. 상표 등록 무효 심판청구 및 심결 취소소송

3.3.1. 특허심판원의 결론

2018년 12월 20일, 솔트이노베이션 측이 김경욱을 상대로 4건의 상표/서비스 등록 무효심판을 청구하였는데 2019년 6월 19일에 특허심판원은 상표사용을 허락받았다는 김경욱의 주장을 받아들여 모두 기각했다. 심결문 특허심판원은 1) 상표법상 선사용자(H.O.T.)가 사용하게 되는 상표의 권리는 피청구인(김경욱)이 독점 배타적으로 가지게 되었다는 점, 2) 상표권자가 아닌 선사용자가 상표를 사용할 경우에는 피청구인으로서 상표 사용에 대한 통상사용권 또는 전용사용권 등을 설정받아야만 정당한 상표권자로서의 상표의 사용이 가능하다는 점, 3) 피청구인이 선사용자의 매니저였다는 점 등을 열거했다. 또한 앞서 솔트이노베이션은 H.O.T. 등록서비스표 취소 청구도 했지만 한건은 기각[7]됐고 한건은 인용[8]됐다.

이에 대해 솔트이노베이션은 심결의 취소소송을 제기했다.

3.3.2. 특허법원과 대법원의 결론(인용)

2020년 6월 25일 특허법원은 1) 상표 사용 허락 동의서에 미성년자인 H.O.T. 멤버들의 날인만 있고, 법정대리인들의 서명 또는 날인이 없고, 애당초 SM의 동의 없이 H.O.T. 멤버들의 동의만으로 상표 양도가 성립되지 않는다는 이유 등에 의해, 김경욱이 선사용상표의 권리자가 아니기 때문에, 출처의 혼동을 일으켜 수요자들을 기만할 염려가 있다는 점(구 상표법 제7조 제1항 제11호, 현 상표법 제34조 제1항 제12호), 2) H.O.T.라는 상표는 저명한 상표인데, 선사용상표 권리자인 SM의 임직원으로 근무했던 김경욱이 부당한 목적으로 상표를 출원한 것으로 보아 구 상표법 제7조 제1항 제12호(현 상표법 제34조 제1항 제13호)에 해당한다는 점에 의해 심결 취소 청구를 받아들였다. 2020년 9월 24일 대법원에서 판결이 확정되었다.

3.4. 김경욱의 손해배상청구와 사용금지청구 및 형사고소

김경욱은 2018년 콘서트가 끝난 12월 26일 솔트이노베이션을 상대로 H.O.T. 공연 수익과 관련한 손해배상청구, 향후 공연 등에서 관련 상표와 로고를 쓰지 말라는 사용금지 청구 소장을 서울지방법원에 접수했으며 이미 무단으로 상표와 로고를 사용한 것에 대해 장우혁과 솔트이노베이션을 처벌해 달라는 형사 고소장을 서울중앙지방검찰청에 제출했다.
2019년 1월 YTN 뉴스 보도

3.4.1. 상표권 침해에 대한 형사 고소(무혐의)

장우혁과 솔트이노베이션의 상표권 침해에 대한 형사사건은 검찰 조사를 거쳐 2019년 9월 29일 무혐의 불기소 처분을 받았다. 자기의 성명이나 명칭을 상거래 관행에 따라 사용한 경우이기 때문에 상표권 침해에 해당하지 않는다는 것이다.
2019년 9월 MBC 뉴스 보도

3.4.2. 손해배상청구와 사용금지청구(원고 패소)

파일:H.O.T. 상표권 분쟁 쟁점.jpg

‘H.O.T.’ 되찾아 온 법무법인 태평양: 법률대리인 인터뷰

2021년 5월 21일 서울중앙지방법원은 김경욱(원고)이 제기했던 민사 소송에서 원고 패소 판결을 내렸고 김경욱은 2021년 6월 11일에 항소를 하였다. 2023년 1월 11일 2심에서도 김경욱이 패소하였으나 대법원에 상고 하였다. 2023년 5월 18일 대법원에서 해당 소송에 대해 상고 기각판결을 내리면서 상표권 분쟁 논란은 막을 내렸다.

4. 결론

김경욱의 H.O.T. 관련 상표권은 무효가 되었고 상표권 침해에 대한 민형사상의 모든 주장은 김경욱의 입장이 받아들여지지 않았다. 현재 H.O.T.의 상표권은 김경욱도 SM도 H.O.T. 멤버들 누구의 명의로도 등록되어 있지 않은 상태다.

5. 여담

  • 2018년 10월 18일 각종 음원사이트들에서 H.O.T. (HighFiveOfTeenagers)라는 제목의 디지털 싱글이 J.N.J라는 아티스트명을 내세워서 나왔다. 해당 싱글에 수록된 곡은 과거 H.O.T. 1집에 수록된 <노을속에 비친 그대 모습>이라는 노래다. 사실 이 노래는 원래 H.O.T.의 노래가 아니라 H.O.T. 데뷔 이전 SM엔터테인먼트의 초기 아티스트 중 하나인 2인조 남성 그룹 "J&J"가 같은 제목으로 이미 발표했던 노래였다.[9] 그런 연유가 있기 때문에 아티스트 이름을 J.N.J로 내세울 수 있었다. 문제의 이 디지털 싱글은 김경욱이 상표권 취소를 막기 위해 내놓은 음반이라는 의견이 있다.[10]
앨범 소개
이번 싱글앨범 “H.O.T.(High Five OF Teenagers)의 'R'은 'Respect'과 'remember'를 의미 합니다.
단발성이 아닌 지속적인 'Remake' 프로젝트가 될 것입니다.
이 프로젝트는 다양한 뮤지션의 참여와 함께, 새로운 음악적 시도를 더하여 꾸준히 지속될 예정입니다.
  • 법적 분쟁과는 별개로 H.O.T. 상표권을 데뷔 당시 SM의 직원이었던 사람이 모두 쥐고 있는 것이 정당한 것인지에 관한 비판이 있었다. H.O.T.를 키워내는데 김경욱이 기여를 한 것은 사실이지만 SM이라는 회사에 소속된 직원일 뿐인데 H.O.T.의 상표권을 SM엔터테인먼트나 H.O.T. 멤버들이 아닌 김경욱이 가지고 있는 것은 부당하다는 것이다.
[1] 특이한 점은 H.O.T. 멤버들이 아닌 장우혁만을 상대로 민형사상 법적분쟁을 벌였다는 점이다. 즉, H.O.T.의 다른 네 명은 분쟁의 당사자가 아니었다. [2] 2018년과 2019년 H.O.T. 콘서트의 단독주관사이자 단독주최사. SM의 자회사인 드림메이커는 투자제공으로 참여했을 뿐이어서 역시 당사자가 아니었다. [3] 당시 H.O.T. 멤버들은 상표권 출원에 대한 동의서를 제출했지만 재판부는 이를 무효로 판단했다. [4] 토토가에서는 H.O.T. 명칭을 사용했는데 이때는 MBC 제작진이 김경욱에게 상표권 사용 동의를 요청했고 특별한 문제가 발생하지 않았다. [5] 결론적으로 후에 김경욱의 상표권 등록은 무효가 된다. [6] 금액 차이 뿐 아니라 김경욱에게 로열티를 지급해야 하는지, 만일 로열티를 지불해야 한다면 솔트이노베이션과 H.O.T. 멤버들 누가 부담해야 하는지도 내부적으로는 합의되지 않았다고 한다. [7] ‘음반녹음업, 음악공연업, 텔레비전프로그램제작업, 녹음음반임대업, 연예단체조직업’ 부문 [8] '연예인매니저업, 연예인대리업, 행사대최대행업, 사진업, 과자류판매대행업' 부문 [9] 당시 J&J의 타이틀곡이었던 '미지수야 미지수' 역시 H.O.T.의 1집 앨범에서 <about 여자>라는 제목으로 재사용되었다. [10] 상표권자가 정당한 이유 없이 상표권을 심판청구일 전까지 계속해서 3년 이상 행사하지 않으면 상표권 취소심판을 누구든지 청구할 수 있다. (상표법 제119조)

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